Económico Internacional
TLC y Propiedad intelectual
María Antonia Álvarez
La Acción de Incumplimiento en el proceso 01-AI-2017 y competencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena
Este trabajo hace un análisis del desarrollo de la propiedad industrial a luz del proceso 01-AI-2017, en el marco del Acuerdo de Cartagena por el cual se crea la Comunidad Andina. A continuación se hará referencia detallada al caso en concreto para luego detenerse en las disposiciones de las distintas instancias internacionales con respecto a la propiedad intelectual y determinar, eventualmente, sus diferencias o similitudes en cuanto a la solución del caso.
Antes de adentrarse en el problema jurídico del caso, uno de los puntos a considerar es el concepto de Supranacionalidad que funda la Comunidad Andina en adelante, la CAN; este hace referencia a “la existencia de órganos independientes de los estados miembros, con una potestad normativa propia que goza de aplicación directa y preeminencia sobre las normas de derecho interno.” En ese sentido, se debe entender que la norma comunitaria prima sobre las normas internas y es deber del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en adelante TJCA, velar por que se cumpla con esa jerarquía. En el articulo 4 del tratado , se establece que es menester de los países miembros adoptar medidas que aseguren el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad y así mismo deben abstenerse de adoptar aquellas que contraríen u obstaculicen dichas normas y su aplicación. Es por esto último, que resulta evidente que en los casos en los que algún país miembro ha adoptado una norma o ha expedido un acto administrativo que se encuentre en oposición a una norma comunitaria , se podría constituir un incumplimiento eventual.
En los artículos 23, 24 y 25 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se desarrollan las reglas procedimentales y los órganos comunitarios intervinientes en la Acción de Incumplimiento. Especialmente, el artículo 25 contiene los supuestos en los que dicha acción es promovida por personas naturales o jurídicas que se consideran afectadas en sus derechos. La normatividad establece que se debe agotar previamente la solicitud ante la Secretaría General De la Comunidad Andina, en adelante SGCA, como en efecto consta en el auto que analiza los requisitos a trámite de la demanda presentada por la empresa Acava Limited, en adelante, Parte Demandante.
En el proceso 01-AI-2017 la Parte Demandante inició un reclamo ante la SGCA por un supuesto incumplimiento por parte de la Super Intendencia de Industria y Comercio, en adelante, SIC, en lo relativo a las normas comunitarias de propiedad industrial. Esto, por la expedición de un acto administrativo por parte de la oficina de Propiedad Industrial en Colombia, ( SIC) que según la Parte Demandante, afecta de manera directa no solo sus intereses como participante en el mercado colombiano, sino que distorsiona el régimen común sobre propiedad industrial. Sin embargo, habiendo transcurrido más de 75 días desde la fecha del reclamo y ante la negativa por parte de la SGCA de emitir un pronunciamiento de fondo, la Parte Demandante decidió instaurar el reclamo directamente ante el TJCA.
Problema Jurídico en el proceso 01-AI-2017
Ahora bien, luego de determinar la competencia del TJCA para conocer el caso, es necesario detenerse en los fundamentos de hecho y de derecho que lo constituyen.
Como se dijo anteriormente, la Parte Demandante instauró La Acción De Incumplimiento sin éxito ante la SGCA y posteriormente, ante el TJCA conforme a lo previsto en la normatividad correspondiente. En ella manifiesta su inconformidad frente a ciertas actuaciones por parte de la SIC, consistentes en otorgar a favor de POSTOBÓN el registro de dos marcas conformadas por el color rosado Pantone 183c en formas no particulares. La Parte Demandante sostiene que, al ser titular de marcas de bebidas como Big Manzana y Big Cola se está vulnerando el derecho a los competidores al restringir el uso del color rosado para comercializar bebidas dentro del mercado. Alega, que Colombia incurre en un incumplimiento pues el color rosado Pantone 183c no se encuentra enmarcado en una forma distintiva. Al respecto de lo anterior, el TJCA analiza si los criterios jurídicos que se usaron por parte de la SIC, contraviene lo establecido en la norma Andina para determinar si procede o no La Acción de Incumplimiento
Norma Aplicable y Análisis
Al respecto de lo anterior y para lograr un análisis holístico del asunto en cuestión, es necesario hacer referencia a la normativa de la Comunidad Andina sobre la propiedad industrial y los criterios que se tienen en consideración a la hora de establecer marcas.
Las normas de propiedad industrial están contenidas en un ordenamiento propio. La Decisión 486 en ese sentido, es una norma de aplicación directa. Eso quiere decir que no es necesario que dicha norma se incorpore al ordenamiento interno de cada país miembro sino que su aplicación se lleva a cabo de primera mano. En las normas de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en particular en el artículo 134 y 135 se constituye como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos y servicios. La norma incluye una lista de signos susceptibles de ser marca, entre los cuales se incluyen las palabras, las letras, las figuras pero también los sonidos y los olores. En el literal e del mismo artículo se hace mención a los colores delimitados por una forma. El artículo 135 especifica las condiciones para que un color pueda registrarse como marca e incluye dentro de sus especificaciones la distintividad y la forma específica que debe contener dicho color. Al respecto, Colombia en su defensa alega que efectivamente las dos solicitudes registradas por parte de POSTOBÓN, están delimitadas por la forma bidimensional de una botella y de un vaso respectivamente. En cuanto al requerimiento de la distintividad, es importante mencionar que dicha característica esencial no debe ser entendida para el recipiente que contiene el color, sino para el color mismo, pues es este el signo que se pretende constituir como marca y el que le da el carácter distintivo a sus productos y no necesariamente la botella o la forma. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, el mismo artículo en el literal h establece que, no podrán registrarse como marcas los colores aisladamente considerados, es decir, sin que se encuentren delimitados por una forma específica. Esto último, no quiere decir, como erróneamente lo considera la Parte Demandante, que tenga que ser una forma inusual o sofisticada, sino solo específica como lo es una botella o un vaso. Es relevante señalar que al final del artículo se encuentra el siguiente párrafo que debe considerarse para efectos de este caso en particular : “un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” . Desde el momento del lanzamiento en 1954, como sostiene POSTOBÓN como coadyuvante de Colombia en el proceso, el color rosado se convirtió en el sello distintivo de la bebida sabor a manzana y hoy en día a partir de un estudio de mercado en relación con la identificación del color rosado, se logró probar que el 77% de la población encuestada ( alrededor del 41% de la población colombiana) asocia el color rosado con la MANZANA POSTOBÓN. Estos resultados, sugieren que aun cuando la empresa colombiana POSTOBÓN cumple con los supuestos normativos de la decisión 486 sobre la delimitación del color en una forma especifica, razón fundamental de la SIC para otorgarle a POSTOBON la marca de color, podría de todas formas, alegar que el signo distintivo en cuestión ha sido usado durante cincuenta años y por lo tanto es susceptible de ser constituido como marca, aun cuando no exista una forma especifica que lo contenga. Otro argumento usado por Colombia en su defensa que es interesante, es el hecho de que el color rosado Pantone 183c no es el color resultante del proceso de oxidación de la manzana y por lo tanto no podría inferirse bajo ninguna circunstancia que el color rosado es inherente a todas las bebidas de manzana sino al contrario, es un color muy particular que como se dijo, distingue la manzana POSTOBON de otras bebidas similares, lo que posibilita que el consumidor pueda elegir cual producto quiere consumir.
Con base en lo anterior, la SGCA y el TJCA debían determinar si conceder dicha marca, constituía un incumplimiento de la normatividad Andina para Colombia.
En primera instancia, establece que las resoluciones adoptadas por la SIC no se oponen ni obstaculizan la normatividad de la Comunidad Andina pues en efecto la SIC analiza con detalle la solicitud y encuentra que “ cumple con las funciones propias de la marca pues tiene la distintividad necesaria que le permite al consumidor asociarlo a un determinado origen empresarial” Se dice, que la marca color carece de la distintividad como elemento esencial cuando no logra diferenciar productos y servicios en el mercado o establecer un origen empresarial pero, como se ha dicho reiteradamente, este no es el caso.
Conclusiones
Sin embargo, si bien el TJCA no tiene competencia para analizar si la valoración sobre la distintividad por parte de la SIC fue o no acertada, en principio establece que dichas resoluciones no son contrarias a las normas de propiedad industrial de la Comunidad Andina y declara infundada la demanda por parte de la Parte Demandante en lo que respecta La Acción de Incumplimiento.
En este caso, el TJCA solo es competente para determinar si las resoluciones que fueron expedidas por la SIC a favor de POSTOBÓN cumplían con las disposiciones de la CAN para esos efectos.
Análisis del proceso 01-AI-2017 en el marco de la OMC
Ahora, se procederá a analizar el proceso 01-AI-2017 teniendo en cuenta las normas que la Organización Mundial del Comercio, en adelante OMC, ha establecido en materia de propiedad intelectual, para vislumbrar posibles alternativas a la decisión proferida por el TJCA.
En primera instancia, la OMC se ocupa de las normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones para que este sea fluido y previsible. En cuanto a los derechos de propiedad intelectual en particular, “ El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio , en adelante ADPIC, trata de lograr un equilibrio entre el objetivo social a largo plazo de ofrecer incentivos para las invenciones y creaciones futuras y el objetivo a corto plazo de permitir el uso de las invenciones y creaciones existentes” En ese sentido, el acuerdo sobre los ADPIC es el anexo 1C del acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Al respecto, en la sección II se encuentran las normas relativas a la existencia, alcance y aplicación de los derechos de propiedad intelectual en materia de marcas de fábrica o de comercio. El artículo 15, establece que podrá constituirse como marca cualquier signo o combinación de signos capaces de distinguir los bienes y servicios de una empresa de otra empresa. En el proceso 01-AI-2017 como se manifestó en los hechos , la SIC le otorgó el registro de dos marcas de color a la empresa POSTOBÓN por el uso reiterado y distintivo del color rosado Pantone 183 c que se debe diferenciar de cualquier otra gama de rosado. En este caso, es clarísimo que la intención de la oficina de propiedad intelectual colombiana en total concordancia con lo dispuesto en la norma ADPIC, fue la de reconocer a la empresa la marca de un color que ha venido utilizando durante cincuenta años para diferenciar sus productos de otros similares del mercado. En ese sentido, no se puede entender que haya habido un incumplimiento por parte de la SIC en lo que respecta las normas internacionales contenidas en el acuerdo de la OMC sobre propiedad intelectual, en lo que respecta el primer párrafo del artículo 15.
En el mismo artículo se especifica que los colores o la combinación de colores son susceptibles de ser marcas.
El artículo 16, por su parte, establece que el titular de la marca conferida “gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión”. La Parte Demandada en este caso, es un tercero que pretende usar en el mercado un producto similar sino idéntico a la Manzana POSTOBON y para ello quiere valerse del color rosado Pantone 183c o uno similar. La empresa accionante, bajo los supuestos conferidos en el artículo citado, considera que es una violación a la libre competencia el no poder usar libremente el color rosado para comercializar sus productos en el mercado pues no podría hacerlo sin el consentimiento de POSTOBON, el titular de la marca del color rosado Pantone 183c. En cuanto a lo anterior, es necesario detenerse en ciertas consideraciones: en primer lugar, es evidente que en el supuesto en el que la empresa accionante tuviera la posibilidad de comercializar sus productos con el mismo signo distintivo, habría sin lugar a dudas probabilidad de confusión como lo establece el mismo artículo. Al ser productos similares, es decir, bebidas gaseosas, si se posicionan en el mercado con el mismo signo distintivo, esto es, el color rosado, el consumidor podría confundirse frente a cual de estos prefiere. Es por esto que, como es apenas natural y para evitar escenarios nebulosos en los que en efecto sí se afectaría gravemente la libre competencia, al haber un aprovechamiento eventual de la consolidación del color rosado Pantone 183 c como signo distintivo en el mercado, se le concedió la marca a la empresa colombiana. De nuevo, es importante mencionar que dicho color no es propio de todas las bebidas con sabor a manzana sino que se trata de un color de una tonalidad particular elegido para que fuera distinto a otros colores que posiblemente sí se derivan de la oxidación de la manzana como es el ámbar.
Por lo anterior, en el marco de la OMC tampoco habría incumplimiento en lo dispuesto a las normas de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
Análisis del proceso 01-AI-2017 en el marco de los TLCs
En cuanto a los acuerdos comerciales preferenciales, en este caso, los Tratados de Libre Comercio, en adelante, TLCs, cabe decir que actúan a nivel bilateral pero también multilateral creando una sinergia especial entre los diferentes procesos. Esto último es relevante en el caso de la propiedad intelectual, pues muchos de estos acuerdos preferenciales remiten directamente a las normas ADPIC.
Por ejemplo, en lo que concierne el TLC con la Unión Europea, en adelante UE, se establece en el capítulo 4, sección 1, Artículo 234, sin dar especificaciones al respecto de las marcas de color, que para efectos en materia de propiedad intelectual, el acuerdo reafirma los derechos y obligaciones contenidos en el Acuerdo sobre los ADPIC. En ese sentido, lo dispuesto en el TLC con la UE no se opone a lo dispuesto en dicho acuerdo multilateral. Por lo anterior, es claro que la decisión proferida por el TJCA concuerda con las disposiciones bilaterales de este acuerdo en materia de propiedad intelectual.
Ahora, es curioso mencionar que en el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, si bien en su artículo 15.2 afirman sus derechos y obligaciones en materia de propiedad intelectual bajo el ADPIC, en el artículo 15.6 numeral 5 se establece que : “Ninguna Parte requerirá, como una condición para determinar que una marca es notoriamente conocida, que la marca haya sido registrada en el territorio de esa Parte o en otra jurisdicción” . Al respecto, cabe mencionar que a la luz de este acuerdo, aun cuando el color rosado Pantone 183 c siendo constituida como marca, no hubiera sido registrada, al gozar de ser notoriamente conocida en el mercado como en este caso, podría ser igualmente considerada como tal. De nuevo, se hace evidente que la notoriedad que haya alcanzado cierta marca y por ende el grado de distintividad frente a otros productos similares que se haya construido con el tiempo, es lo que más pesa en materia de marcas y propiedad intelectual y no la especificidad del contenedor. Es más, aunque no sea relevante para efectos de este análisis, es interesante que el TLC con Corea del Sur, al igual que en el marco de la OMC, permite incluso la constitución de marcas que no sean visualmente perceptibles.
Por su lado, el TJCA también ha dejado claro en varias interpretaciones que las marcas notorias tienen especial protección en materia de propiedad industrial por lo que no es necesario el requisito del registro para gozar del beneficio. En este caso en particular, dicha protección abarca productos idénticos o similares como lo serían los productos que la Parte Demandante pretende comercializar con el mismo signo distintivo o uno similar.
Para finalizar con ese acápite, el TLC con Israel, también hace referencia a los principios normativos establecidos en el acuerdo ADPIC. Sin embargo, no hay especificaciones al respecto de las marcas de color lo que sugiere que se remite de nuevo, al acuerdo ADPIC para esos efectos. Al respecto del tratado de la Alianza del Pacífico, se resolverá por especialidad, según lo dispuesto en la CAN.
Por lo anterior, la decisión conferida por parte del TJCA, a la luz de los acuerdos comerciales preferenciales analizados, se mantiene.
Paneles de la OMC
Como se mencionó en el acápite que hace referencia a la OMC, el acuerdo ADPIC es aquel que regula los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y en ese sentido establece la reglamentación para esos efectos. A continuación se darán algunos ejemplos jurisprudenciales sobre casos en los que se analizan, entre otros aspectos, los derechos conferidos en materia de Propiedad Intelectual, cuya reglamentación se encuentra en el artículo 16. Al respecto, en el panel in Australia – Tobacco Plain Packaging se hace un análisis interpretativo de la norma contenida en el artículo 16 del acuerdo ADPIC por la cual se establecen las condiciones bajo las cuales el beneficiario de una marca puede proteger sus derechos adquiridos frente a terceros. Lo relevante del análisis de la norma, dice la OMC, es justamente evaluar el riesgo de confusión que puede generar por ejemplo y para este caso en concreto, el uso de un mismo signo distintivo, en el curso del comercio. Es decir, el color rosado constituido como marca de POSTOBON para la distinción de su producto en el mercado y los derechos de exclusividad adquiridos para el uso de ese color, evita que se generen confusiones en el mercado a la hora de elegir cual producto se va a consumir : “the ordinary meaning of the text indicates that, basically, this right applies to use in the course of trade of identical or similar signs, on identical or similar goods, where such use would result in a likelihood of confusion” . De nuevo se hace evidente que negarle el derecho exclusivo a POSTOBON del uso del color rosado pantone 183c sería de alguna manera contribuir no solo a confusiones sino a un aprovechamiento de la marca de color por parte de terceros como la Parte Demandante.
Conclusiones
La decisión 486 de la CAN y las normas del acuerdo ADPIC incorporan las disposiciones en materia de propiedad intelectual de las que se nutren los demás tratados mencionados en este texto. Estos coinciden de manera definitiva con lo dispuesto en dichos acuerdos pues como se dijo, para que haya un verdadero equilibrio entre las distintas instancias internacionales debe existir primero una coherencia y una integración de los supuestos normativos que se respaldan mutuamente. Esto sin duda genera un ambiente de seguridad jurídica.
Ahora, en cuanto al proceso 01-AI-2017, es claro que hubo una mala interpretación por parte de la Parte Demandante en lo que respecta las normas de la CAN y así mismo en todos los casos que se analizaron, resulta infundada la acción de incumplimiento.
Cabe mencionar, de nuevo, que dicha acción es un instrumento procesal que permite controlar y vigilar que los países miembros no obstaculicen la normatividad común. Sin embargo, no permite determinar si los medios probatorios, en este caso, de la SIC, fueron o no pertinentes para el otorgamiento de las marcas solicitadas. Por lo tanto, el TJCA se limitó a declarar infundada la demanda de incumplimiento pues como se demostró a lo largo de todo el texto, no hay oposición alguna por parte de Colombia frente a las normas de común acuerdo en el marco de la CAN ni tampoco, a la luz de los demás acuerdos en materia de propiedad intelectual.
Bibliografía
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/factsheet_pharm02_s.htm#arts8and40
Hoja informativa: Los ADPIC septiembre 2006
http://www.sice.oas.org/Trade/COL_KOR_FTA_s/Text19.11.2013_s.asp#a156
Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea; consultado septiembre 2020
http://www.sice.oas.org/Trade/COL_ISR/COL_ISR_text_s.asp
Acuerdo de Libre Comercio entre La Republica de Colombia e Israel
consultado septiembre 2020
http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/union-europea/contenido/acuerdo-comercial/texto-final-del-acuerdo-comercial/textos-finales-del-acuerdo-comercial-entre-la-unio/version-espanol Acuerdo de Libre Comercio entre La Republica de Colombia y la UE
Consultado septiembre 2020
SCHWAB, susan, Rayasam, Renuca, Free Trade Evangelist US News World Report 21 de agosto, 2006.
Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina; Proceso 01-AI-2017; Acción de incumplimiento interpuesta por ACAVA LIMITED c/ la Republica de Colombia a través de la SuperIntendencia de Industria y Comercio 21 Mayo, 2019 Quito, Ecuador.
Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina; Proceso 01-AL-2017; Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ; 14 diciembre 2017 ; Lima, Perú.
Referencias
1. Reconocimiento del ex magistrado del Tribunal Andino de Justicia, Roberto Salazar Manrique, sobre el concepto de la supranacionalidad
4 Argumento reiterado de la resolución 00001076 del 19 de enero del 2015
5. Pronunciamento de la OMC acerca de la organización en su página web https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/factsheet_pharm01_s.htm (septiembre 2006)
6. Pronunciamento por parte de la OMC acerca de las normas ADPIC en su página web https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/factsheet_pharm01_s.htm (septiembre 2006)
7 Artículo 16 ACUERDO DE LA RONDA URUGUAY: ADPIC ; Derechos Conferidos
8. En términos de SCHWAB, susan, : “ mi experiencia es que los tratados bilaterales, regionales y multilaterales se refuerzan mutuamente” en Rayasam, Renuca, Free Trade Evangelist 21 de agosto, 2006.
9. ARTÍCULO 15.6 TLC entre Colombia y Corea del Sur:
